La licenza di marchio come strumento strategico dell’imprenditore
La concessione in licenza di un marchio costituisce una modalità oggi particolarmente diffusa anche in Italia, a vantaggio di tutti coloro che, pur essendo titolari di un marchio, non dispongano di risorse adeguate a concentrarsi su propri piani di marketing, branding e strategie.
Oppure, a vantaggio di tutti coloro vogliano estendere la vendita di prodotti contraddistinti dal marchio in nuove zone o per prodotti nuovi e diversi da quelli già distribuiti.
Occorre tuttavia, prestare attenzione ad alcuni fondamentali aspetti normativi, qualora si consideri l’opportunità di concedere in licenza il proprio marchio.
Cos’è un marchio?
Il marchio è un segno distintivo utilizzato nel commercio che consente al titolare di identificare un proprio prodotto o servizio per distinguerlo dalla concorrenza.
È importante creare un marchio che sia fortemente distintivo, ovvero che consenta al consumatore di associare un determinato prodotto o servizio a una specifica impresa.
Per tutelare al meglio il proprio marchio è consigliabile procedere alla relativa registrazione presso gli uffici competenti effettuando, in via preliminare, una ricerca di anteriorità al fine di verificare l’effettiva disponibilità del segno.
La registrazione del marchio può avvenire:
- a livello nazionale;
- a livello europeo;
- a livello internazionale.
Nella registrazione del marchio si possono rivendicare prodotti e/o servizi previsti nella Classificazione di Nizza.
Tipologia contrattuale
Il contratto di licenza del marchio è un accordo mediante il quale una parte, titolare o licenziante, concede in licenza i diritti relativi al marchio ad un’altra parte, il licenziatario.
La licenza, quindi, comporta che il titolare del marchio mantenga la proprietà dello stesso, ma sarà il licenziatario ad utilizzarlo in esclusiva o meno.
Caratteristiche essenziali del marchio
La licenza del marchio può essere:
- in esclusiva
- non in esclusiva
Nel primo caso il licenziatario sarà l’unico a poter utilizzare il marchio per tutti i prodotti o servizi rivendicati in una determinata zona geografica.
Nel secondo caso invece, il licenziatario potrà utilizzare il marchio insieme al titolare o ad eventuali altri licenziatari. Il licenziatario quindi, dovrà obbligarsi espressamente a usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio nel territorio di riferimento, con lo stesso marchio, dal titolare o da altri licenziatari.
Per quanto riguarda il corrispettivo, ci sono diverse possibilità:
- corresponsione di una fee (quota d’ingresso)
- corresponsione di un importo una tantum
- pagamento rateale
- pagamento di una percentuale sul fatturato
Nella maggior parte dei casi, viene prevista una combinazione tra le diverse modalità sopra indicate.
La licenza, inoltre, prevede determinati obblighi per il licenziatario, il quale dovrà rispettare gli standard previsti dal licenziante.
Le parti sono libere di inserire altre clausole, quali, ad esempio, la possibilità del licenziatario di avere una prelazione su un’eventuale vendita del marchio da parte del licenziante e la possibilità di dare la licenza in sublicenza, oppure quello di cedere la licenza ad un terzo.
Qualche esempio
Ma facciamo qualche esempio giusto per chiarire meglio quanto detto sopra.
Supponiamo che un imprenditore abbia registrato un marchio per diverse classi merceologiche (abbigliamento e profumi) e poi abbia utilizzato il marchio prevalentemente per l’abbigliamento.
Potrebbe avere interesse a concedere ad un terzo una licenza per sviluppare il mercato dei profumi. In tal modo potrebbe continuare la sua attività e contemporaneamente ricevere un corrispettivo per l’uso del segno da parte di un terzo.
Vediamo invece un’altra possibilità. Supponiamo che un imprenditore sia titolare di un “pacchetto” di marchi, potrebbe essere conveniente per lui concedere in licenza alcuni di essi per concentrare la sua attività solo su di uno. In questo modo diminuirebbe i costi e aumenterebbe le sue entrate!
Conclusioni
In un mercato come quello attuale, la licenza di marchio può essere una opportunità per gli imprenditori di sviluppare nuovi mercati o di estendere il segno a nuovi servizi o prodotti.
Rappresenta quindi una leva strategica fondamentale per direzionare in modo efficace la propria attività.
L'autrice
Monica Cesareo
Sono un avvocato e mi occupo di marchi, modelli, brevetti, diritto d’autore, nomi a dominio, know-how, concorrenza sleale, contrattualistica, contenzioso civile e recupero crediti.
Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca.
I clienti mi trovano simpatica, allegra e positiva nella gestione delle pratiche e nell’affrontare le sfide che mi si presentano ogni giorno.
Monica Cesareo
Sono un avvocato e mi occupo di marchi, modelli, brevetti, diritto d’autore, nomi a dominio, know-how, concorrenza sleale, contrattualistica, contenzioso civile e recupero crediti.
Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca.
I clienti mi trovano simpatica, allegra e positiva nella gestione delle pratiche e nell’affrontare le sfide che mi si presentano ogni giorno.